(1) 아이디어에서 출원까지
대학원생이 되고선 필자가 같은 동기들보다 조금 더 나은 점이 있었다면, 개인적으로 특허에 관심이 많아 학부생 시절부터 회사시절까지 출원경험이 조금 더 있다는 것이었다. 출원 경험이 많다고 좋은 특허를 만들어 내는 것은 절대 아니지만, 필자는 이러한 경험을 이용하여 대학원 연구생활동안에 상당히 빠르게 특허를 출원하곤 한다. 이에 다른 연구를 하는 동료 대학원생들이 학교에서 특허를 출원함에 있어서 조금 도움이 되었으면 해 이번 포스팅을 결정하게 되었다. 본문에 앞서 대학원생들이 기본적으로 알아야할 특허에 대한 몇가지를 언급하고자 한다.
대학원생으로서 알아야할 특허에 대한 몇 가지
1. 모든 연구가 특허가 될 수 있는 것이 아니다.
대학원생을 포함한 모든 연구자들이 흔히들 저지르는 실수는 지금 하고 있는 연구가 모두 특허가 될 수 있을 것이라는 생각이다. 특허는 법률적인 차원에서의 발명에 대한 보호 정책이므로 연구가 모두 특허가 될 수 있다는 생각은 버려야한다. 특허청에서 심사하는 특허의 기준들은 기존 유사 특허와 reference특허들과의 관계로부터 도출되는 것이므로 학술적 차원에서 큰 impact를 가지는 연구일 지라도 반드시 특허가 되는 것은 아니다. 그러니 특허성 여부는 학교의 산학협력단 내 변리사를 통해 자문한 후에 특허출원여부를 결정하는 것이 좋겠다.
2. 논문보다 특허를 먼저 출원해야한다.
우리나라에서는 특허가 논문보다 반드시 먼저 출원되어야한다. 이는 원칙적으로 특허는 새롭고 기존대비 진보적인 기술들을 위한 제도이므로 논문이 발표되어있다는 것이 이미 새롭지않다는 것으로 간주되기 때문이다 1. 논문 발표 후 6개월 안으로는 특허출원을 하는 것이 가능하나, 연구자로서는 복잡하게 생각할 필요없이 특허를 논문보다 먼저 출원하면 된다.
3. 특허로 대박을 꿈꾸지 마라.
특허를 출원할 때 모든 연구자들은 “발명자의 착각”을 경계하여야한다. 필자가 말하는 “발명자의 착각”은 본인이 출원하는 이특허(혹은 기술)이 세상을 바꿀것 이라고 생각하는 것을 의미한다. 한마디로 대박을 꿈꾸는 것을 경계하라는 것이다. 공격특허로서 의미를 가지는 특허는 극히 소수에 불과하며 대다수 기업들이나 연구소에서 출원하는 특허들은 다른 특허괴물이나 기업들로부터 자신들의 아이디어를 보호하기위한 방어특허인 경우가 많다. 때문에 학교와 같이 예산이 한정된 조직에서는 기술이전으로 대박이 나기란 정말 쉽지 않다. 연구자로서 경제적으로 특허로 인생이 바뀔 것이라 기대하는 것보다는 작은 액수일 지라도 기술이전을 하는 것자체를 목표로 삼는 것이 현실적이다.
4. 연구와 무관한 특허는 본인이 출원하지 마라.
이부분은 필자가 공개적으로 이야기하기 미묘한 주제이나, 언급하지 않는 것은 불가능할 것 같아 조금 둘러 이야기하고자 한다. 요즘 특히 많은 대학원생들이 연구활동을 하는 것 이외에 창업과 같은 꿈을 꾸고있다. 그러나 이떄 주의해야할 점은 대학원생 신분은 학부생과는 다르다는 점이다(기업내 임직원이나 연구소내 연구원들 모두 마찬가지). 대학원생은 일종의 임직원과 같은 status를 가지는 신분이므로 학교 재학 중에 출원하는 개인 특허들은 (연구와 무관한 특허일지라도) 법적 문제가 발생할 소지가 있다. 대학원생 신분인 한으로는 창출하는 모든 지적재산권은 원칙적으로 학교, 특히 산학협력단 소유이므로, 정말 진지하게 구체적인 계획 밑에서 창업을 준비하는 것이 아니라면 개인특허는 피하는 것이 맞다. 그러나 창업을 포기할 수 없다면 본인 이름의 특허가 아닌 믿을만한(?) 가족의 이름으로 특허를 출원함으로써 위와 같은 문제를 피할수가 있다.
5. 조직에서의 특허는 발명자가 소유권을 가지지 못한다.
위에서 언급한 바와 같이 대학원생도 학교라는 조직에 속한 조직원이므로 본인이 제1발명자라 할지라도 특허의 소유권은 발명자에게 없음을 명확히 인지하여야 한다. 하지만 분명 이글을 읽는 분들 중에는 “어? 그럼 왜 특허를 출원할 때 지분율과 같은 것을 요구하지?”라는 생각을 하는 분도 있을 것이다. 학교나 회사에서 특허를 출원할 때 요구하는 발명자들간의 지분율은 “너네가 출원하고 등록한 특허가 혹시 나중에 팔리든, 크게 이익을 가져다주는 특허가 될 경우에는 인센티브차원에서 돈을 좀 지급할까해. 그러니까 그때를 대비해서(올지 안올지 모르지만) 지분율을 얘기좀해줘.”라는 것을 의미한다. 즉, 특허는 조직내에서 출원함과 동시에 그 조직에게 소유권을 양도(분명 출원 시 양도증을 작성할것이다.)하고 향후 발생할 수도 있는 이익에 일정부분 인센티브를 지급하는 방식이라고 알고 있으면 되겠다.
6. 특허에 대해 어렵게 생각하지 마라.
마지막으로 본론에 들어가기에 앞서서, 처음 대학원생활을 시작하는 학생이든 회사생활을 시작하는 회사원이든, 특허를 어렵게 생각할 필요가 없다. 왜냐하면 특허는 “법”에 관한 개념이기 때문이다. 기술을 발명하는 과학자나 공학자들은 “법”자체를 알 필요가 없다. 특허를 어렵다고 생각하는 사람들은 대부분 특허의 법률적 측면을 파고들기 떄문이다.
아이디어부터 특허출원까지 한번에
이제 본론이다. 여기서부터는 연구자가 아이디어를 생각해내고 그아이디어를 조직내에서 출원하기까지 거쳐야하는 절차를 매우 간단히 설명하고자한다. 필자가 말하는 절차가 각 조직별로 조금씩 다른 점이 있을 수도 있으나 기본적인 큰 틀안에서는 모두 같은 stream을 가진다는 것은 강조하고싶다. 이러한 절차는 인트라넷에 시스템적으로 process화 시켜 어렵게 느껴질 뿐 인과적/논리적 흐름으로 본다면 매우 쉽다. 전문적인 용어는 되도록 피하고 발명자입장에서 기술하게 될 것이므로 가벼운 마음으로 읽을 수 있지 않을까 생각한다.
특허와 관련된 가장 기본적인 개념은 “출원” 과 “등록”이다. 말그대로 “출원”은 특허를 특허청에 신청하는 것이다. “등록”은 특허가 법적인 효력을 가지게 되었다는 말이다. 그러므로 출원과 등록은 명확히 구분해서 사용되어져야한다. 보통 인터넷 쇼핑몰과 같은 곳에 제품을 홍보할 때 사용되는 특허 출원번호 xx-xxxxx 이런 문구들은 사실 아무런 의미를 지니지 않는다. 왜냐하면 신청은 아무나 할 수 있기 때문이다. 따라서 중요한 것은 특허의 등록여부이다. 이 출원된 특허가 등록되기까지의 과정에서 발생할 수 있는 중간사건이나 그때 발명자가 해야할 일들에 대해서는 추후 다시 포스팅을 할 예정이다. 지금은 그 아무나 낼 수 있는 특허를 어떻게 내면 되는지 살펴보자.
특허를 출원하기까지 발명자가 할일은 단 한가지이다. 좋은 아이디어를 도출하여 잘 정리해서 몇 장의 아이디어 설명 문서를 만들 것. 정말로 이게 끝이다. 이 외에는 발명자는 그저 흘러가는 프로세스에 몸을 맡기면 된다. 그러나 이렇게 포스팅을 끝내면 조금 심심하니 저 할일외에 다른 부서 및 특허법인사무소에서 하는 일을 좀 더 설명하겠다.
아래의 그림1. 에서와 같이 (학교를 기준으로) 특허출원을 하는데 관여하는 주체들은 크게 세 명(혹은 그룹)이다. 첫째로는 발명자이다. 둘째로는 조직내 지적재산(Intellectual Property, i.e. IP)을 담당하는 부서나 그 담당자이다. 학교에서는 보통 산학협력단이라고 불리우는 부서가 특허출원부터 등록 그리고 기술이전 전반을 관리해준다. 셋째는 유사 특허 조사 부터 출원, 등록까지의 명세서 작성을 담당하는 특허 법인의 변리사이다. 발명자가 주로 연락을 하게 되는 대상은 1차적으로는 특허 법률 사무소의 변리사이다. 좋은 변리사를 만나는 것은 천군만마를 얻은 것과 같이 일사천리로 특허관련 업무를 진행하게 하지만 발명자와 코드가 잘맞지 않는 변리사를 만나면 많이 힘들어진다. 그러면 좋은 변리사는 어떻게 만나는가? 일반적으로 회사, 학교 등 대부분의 조직은 연구분야 별로 특정 특허법률사무소와 전속계약이 이루어져있다. 때문에 좋은 변리사를 만난다는 것은 처음 특허를 출원하는 연구자입장에는 (주변 동료 연구자에게 전속계약된 특허사무소의 특정 변리사를 추천받지 않는 한) 소개팅에서 좋은 이성이 나와주길 기다리는 것과 같다고 할 수 있다.
그림1. 학교에서의 특허 출원 절차
주체들이 구성되었으면 이제 각 주체들이 하는 일을 살펴보자. 발명자가 좋은 아이디어를 떠올렸고 이를 쉽게 설명하는 문서 몇장을 만들었다고 가정하자. 그럼 남은 할일은 학교의 특허업로드를 할 수 있는 시스템에 이 문서를 업로드를 하는 것으로 발명자의 할일은 끝난다. 이후 산학협력단 특허 담당자는 내부 회의를 거쳐 업로드된 특허를 1차적으로 평가한다. 산학협력단 내부에서 어느정도 좋은 아이디어라고 평가를 받고 그대로 진행하기로 결정되면 산학협력단은 아이디어의 분야에 따라 전속계약된 특허 사무소의 한 변리사에게 아이디어의 특허성(등록가능성)을 알아봐달라고 의뢰하고 이일을 맡게된 변리사는 유사특허검색 을 하게 된다. 이때 발명자에게는 변리사로부터 전화나 이메일과 같은 연락을 받을 것이다. 이는 변리사가 산학협력단으로부터 받은 발명자의 아이디어 설명서이외에도 문서에 담기지 않은 발명자의 구체적인 아이디어를 직접 들어 이해를 높이고자 함이다. 대부분 아이디어 설명서가 정말 잘 정리되어 쉽게 기술되어있다면 직접만나 설명하는 시간도 필요없겠으나 발명자 입장에서는 향후 진행할 특허들을 위해 담당 변리사와 안면을 트는것도 나쁘지 않다. 이때 발명자들이 주의해야할 점은 변리사가 본인의 아이디어를 이해하지 못하거나 혹은 아이디어에 대해 부정적으로 말한다고 해서 기분나빠해서는 안된다는 점이다. 많은 연구자들이 어렵게 서술된 아이디어 설명서를 보고선 이해하지 못한 변리사에 불만을 가지며 특허가 될 가능성이 적다는 말에 크게 화를 내기도 한다. 그러나 분명히 명심해야할 점은 변리사들은 연구자들의 “연구”를 평가하는 것이 아니다. 그들은 철저히 법률적인 입장에서 아이디어를 “특허화”할 수 있는가를 바라본다. 그들이 말하는 특허성이 없다는 것은 연구가 별볼일없다는 것이 아니라 현재 특허법 상 특허를 등록시킬 가능성이 적다는 뜻이다.
다시 절차로 돌아가서, 발명자의 설명을 듣고 아이디어를 이해한 변리사는 사무실로 돌아가 자신의 의견을 정리한 보고서를 작성하고 그 보고서에 아이디어의 특허가능성에 대해 간단한 요약을 첨부한다. 이때 변리사가 판단하기에 아이디어가 충분한 법률적으로 등록될 가능성이 있다면 보고서내에 “특허 출원 진행할 것”을 산학협력단에 어필한다. 변리사가 특허성이 있다고 적은 보고서를 받아본 산학협력단은 내부적으로 다시 한번 특허의 등급을 결정하는 회의를 거친다(이때 조직에 따라 발명자가 산학협력단으로 방문하여 담당자나 등급결정을 심사하는 교수님들 앞에서 아이디어에 대한 발표를 한번 더 하는 경우도 있다.) 등급은 크게 4가지로 나뉜다. 해외특허후보, 국내특허 등록 지원, 국내특허 출원 지원, 반려로 나눌 수 있는데 해외특허후보는 말그대로 기본적으로 국내특허 출원부터 등록까지 발생하는 모든 비용을 지원하며 추가적인 해외 1개국 혹은 PCT 출원부터 등록까지 지원을 의미한다. (여기서 PCT는 향후 포스팅할 계획이다.) 국내특허 등록지원은 국내특허의 출원부터 등록까지 발생하는 모든 비용들을 금전적으로 지원하며 경우에 따라서는 특허 등록 후 발생하는 유지비용을 차등적으로 몇 해간 지원해주기도 한다. 국내특허 출원은 특허를 신청하는데 들어가는 비용을 지원한다는 의미로 출원 후 등록이 될 경우 이때 발생하는 등록비는 발명자가 부담하여야 한다. 마지막 반려는 거절을 의미하므로 발명자는 쿨하게 이아이디어를 연구노트에 고히 간직한 채 후일을 도모하면 된다.
발명자의 아이디어가 이러한 등급결정회의까지 거쳐 반려를 제외한 등급을 받았다면 산학협력단은 담당 변리사에게 특허 명세서를 작성해 줄 것을 요청한다. 이때 특허 명세서는 발명자의 아이디어 설명서와 대면 인터뷰의 내용을 기반으로 작성되므로 앞서 언급한 아이디어 설명서를 쉽게 기술하는 것이 중요한 것을 다시한번 강조하는 바이다. 특허 명세서는 법률적으로 아이디어의 개념적 범위를 설정하는 청구항과 아이디어가 적용된 application들인 실시예가 가장 중요하다고 할 수 있다. 그러나 발명자 입장에서는 이모든 것을 알필요가 없다. 알면 추후 특허 출원시 많은 도움이 되긴하지만 딱히 공부를 하거나 진지하게 생각할 필요가 없다. 왜냐하면 변리사들이 이부분에 대해서는 우리 발명자들보다 더 많은 지식과 전문성을 갖추고 있기 때문이다. 이때부터는 그냥 자신의 담당 변리사를 믿는 수밖에 없다. 특허명세서를 작성하는 도중에 변리사는 몇번더 발명자에게 명세서 자체에 관한 comment요청을 하긴 하나 이는 좋은 변리사를 만난다면 크게 걱정할 일은 아니다. 명세서 작성이 완료된 변리사는 이 아이디어를 특허청에 제출하며 특허 출원 절차는 마무리 된다.
절차내용을 살펴보면서 분명 복잡하다고 생각하는 사람도 있겠으나 다시한번 강조하면 그림1.에서도 표현되어있는 것처럼 발명자가 할일은 다시한번 말하면 좋은 아이디어를 도출하여 잘 정리해서 몇 장의 아이디어 설명 문서를 만들어 시스템에 업로드하는 것이다. 이 문서의 기술 방식에 따라 변리사의 아이디어에 대한 이해도가 결정되는 것이므로 최대한 “쉽고 간결하고 많은 예시를 들어서” 작성하는 것이 중요하다. 이러한 아이디어 설명서를 작성하는 몇가지 팁들 역시 추후 포스팅하도록 하겠다.